美国新专利法下的“现有技术”（上）

专利保护的是“新的”（new）发明。美国专利法将用于判断发明新颖性的材料（references）统称为“现有技术”（prior art）。1若一项发明的权利请求项在单个现有技术（a single prior art）中被描述或披露（disclosure），则其新颖性已丧失，该发明不能被授予美国专利。2因此，美国专利制度中，在判定一项发明的新颖性之前，首先需要确定该发明是否被“现有技术”占先（anticipated）。

2011年9月16日，美国通过了《莱希-史密斯美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，简称AIA，即新专利法），标志着美国历时30年的专利制度改革尘埃落定，从此美国专利制度从“先发明制”（First-to-Invent System）向“发明人先申请制”（First-Inventor-to-File System）转变。“发明人先申请制”于2013年3月16日生效，主要适用于2013年3月16日当日及之后提交的专利申请，专利权优先授予最先提出专利申请的人3;而此日期之前提交的专利申请，仍适用原来的“先发明制”。

随着专利制度的转变，美国专利法对“现有技术”的范围也做了新的界定。本文从新专利法（AIA）的§1024入手，详细阐释“现有技术”的内容，并用示例和流程图说明现有技术的所属范围。

1. 新专利法对现有技术的规定

在美国新专利法中，§102（a）和§102（b）明确界定了“现有技术”的范围，其中§102（a）确定了两类现有技术，§102（b）则根据§102（a）的条件分别规定了一些例外情形。由于新专利法统一以“有效申请日”（effective filing date）作为审查基准日，所以在确定“现有技术”之前，需要明确“有效申请日”这一概念。

§100（i）（1）5对“有效申请日”规定时，将其与其他四则条款（§119、§120、§121和§365）联系在一起，情况多样。简言之，对于一项2013年3月16日当日或以后提出专利申请的发明，其“有效申请日”包括两种情况：（1）一般情况下为实际提交申请的日期（actual filing date），即发明人向美国专利商标局（PTO）提交申请的日期;（2）若该申请享有优先权，即通过《巴黎公约》途径或PCT（《专利合作条约》）途径申请美国专利，抑或在美国已提交临时申请、分案申请或继续申请等，则有效申请日为较早提出申请的优先权日[priority date： an earlier effective filing date based on： （i） an application filed in a foreign country （§119（a））; （ii） an application under the Patent Cooperation Treaty （§365）; （iii） a U.S. provisional application （§119（e））; or （iv） a prior-filed U.S. application （§120 and§121）]6。需要注意的是，“有效申请日”（effective filing date）针对的对象为 claimed invention（请求专利保护的发明，简称“所请发明”），要与下文提到的“有效提出申请”（effectively filed）的日期区分开。

2. 第一类现有技术及其例外情形

AIA§102（a）（1）规定，一项所请发明（claimed invention），若在其有效申请日之前已经获得专利，已在印刷出版物中被描述，已被公开使用、销售或以其他方式为公众所知（the claimed invention was patented， described in a printed publication， or in public use， on sale， or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention）7，则该发明的新颖性已丧失，不得授予专利。

可见，§102（a）（1）中规定的现有技术强调的是“在先公开”为公众所知的披露，披露情形主要包括：1）已经获得专利;2）已在印刷出版物中描述;3）已公开使用;4）销售;5）以其他方式为公众所知。

这里，现有技术的所属范围不限地域（美国或国外），不限公开者身份（包括申请者本人），公开形式较之前也更为灵活（以其他方式为公众所知），但披露时间需要在所请发明的有效申请日之前。

针对§ 102（a）（1）规定的现有技术，§102（b）（1）补充了两种例外情形，内容如下。

§102（b）（1）（A）：基于上述五种披露情形，若披露行为在所请发明的有效申请日前一年或一年以内由发明人、共同发明人或“关联方”做出（the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）8，则该披露不构成所请发明的现有技术。“关联方”指直接或间接从该发明人或共同发明人处获得披露主题的其他人（下同）。

§102（b）（1）（B）：同样基于上述五种披露情形，若发明人、共同发明人或“关联方”在所请发明的有效申请日前一年或一年以内早于第三方在先进行公开披露（the subject matter disclosed had， before such disclosure， been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）9，则第三方的披露不构成所请发明的现有技术。

此处，例外情形的时间标准是“有效申请日之前一年或一年以内”的宽限期（grace period），具体内容主要涉及披露者的身份，以及第三方披露和发明人披露的先后顺序。下面举例说明第一类现有技术及其两种例外情形。

第一类现有技术（见图1）：甲于2019年3月3日向PTO提交发明专利申请，但在2018年3月3日前，该发明已经被乙公开使用，由于乙的披露发生在甲的有效申请日之前，且不在一年宽限期内，所以乙的披露构成现有技术;若在2018年3月3日之前，公开使用该发明的是申请人甲，同样甲的披露也构成现有技术，该申请不能授予专利。

例外（一）：甲于2019年3月3日向PTO提交发明专利申请，在一年宽限期内，甲公开使用披露了发明内容。由于甲是本申请的发明人，根据§102（b）（1）（A）规定，甲的披露不构成现有技术，所以甲的专利申请可以获得授权，如图2所示。倘若在一年宽限期内披露发明内容的人是第三方乙，则乙的披露构成现有技术，甲的申请不能获得专利授权。

例外（二）：甲于2019年3月3日向PTO提交发明专利申请，在一年宽限期内，第三方乙公开使用披露了该发明内容;但在乙披露之前，甲已经提前公开了发明内容。由于甲的披露早于乙，且甲是本申请的发明人，根据§102（b）（1）（B），甲乙二人的披露均不构成现有技术，所以甲的申请可以获得专利授权，如图3所示。这里，若乙的公开使用早于甲的公开使用，则乙的披露构成现有技术，甲的申请不能获得专利授权。

现将§102（a）（1）和§102（b）（1）的规定整合，对第一类现有技术的判定可参照如下流程图。

3. 第二类现有技术及其例外情形

AIA§102（a）（2）规定，一项所请发明（claimed invention），若在其有效申请日之前已经被授权的专利（§151）或公开/被视为公开的专利申请（§122（b））描述，且此专利或专利申请是由其他发明人有效提出（the claimed invention was described in a patent issued under section 151， or in an application for patent published or deemed published under section 122（b）， in which the patent or application， as the case may be， names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention）10，则该发明的新颖性已丧失，不能授予专利。

与第一类现有技术（“在先公开”）不同，第二类现有技术强调的是“在先申请，在后公开”的美国专利或专利申请，主要有三类：1）已授权的美国专利[§151];2）公开的美国专利申请[§122（b）];3）指定美国的PCT申请[§122（b）]。

这里需要注意三点。首先是地域，“在先申请”专利的国家可以为美国，也可以为其他国家，但“在后公开”的国家必须为美国。其次是披露行为的主体，披露者必须为其他发明人，当存在多位发明人时，要求其中至少有一位发明人不同于申请者本人。最后是上述专利或专利申请“被有效提出”（effectively filed）的时间，对此§102（d）11作了专门规定：第二类“现有技术的有效日”（effective date of prior art）主要有两类，若该美国专利或专利申请享有优先权，则“有效提出申请”的时间为最早提交申请的日期（the filing date of the earliest such application that describes the subject matter）;若不享有优先权，则“有效提出申请”的时间是实际提交专利申请的日期（the actual filing date）。可见，上述美国专利或专利申请“被有效提出”的时间是其“在先申请”的日期，它与所请发明的“有效申请日”（effective filing date）定义相似，但二者代表的是不同专利的申请日期。

举例说明第二类现有技术（见图4）：甲于2018年9月9日在美国提交发明A的临时申请，该临时申请于2019年3月3日转为正式申请;由于临时申请享有优先权，所以甲的有效申请日为临时申请日2018年9月9日。乙于2018年5月5日在中国提交发明A的专利申请，然后通过PCT途径申请该发明的美国专利，该专利申请文件于2019年1月1日在美国公开;根据§102（d）的规定，乙“有效提交申请”的日期是“在先申请日”，即在中国的申请日期2018年5月5日。由于乙的在先申请日早于甲的有效申请日，所以乙在中国的申请构成了现有技术，甲不能获得发明A的专利权。

同样，针对§102（a）（2）中涉及的现有技术，§102（b）（2）列出（A）（B）（C）三项，进一步明确第二类现有技术的例外情形，内容如下：

§102（b）（2）（A）：对于上述三种美国专利或专利申请，若其披露的主题是直接/间接从发明人或共同发明人处获得（the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）12，则该申请不能成为所请发明的现有技术。

§102（b）（2）（B）：对于上述三种美国专利或专利申请，若其披露的主题在有效提出申请之前已经直接或间接被发明人、共同发明人或“关联方”公开（the subject matter disclosed had， before such subject matter was effectively filed under subsection （a）（2）， been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）13，则该申请不能成为所请发明的现有技术。